谈谈技术开发合同中关于知识产权的利益分配

作者 |  戈晓美  北京市集佳律师事务所

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技术开发合同的标的是具有创造性的技术成果，是当事人在订立技术合同时尚未掌握的产品、工艺、材料及其系统等新的技术方案，可能涉及专利、专利申请、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等。这些新产出的技术成果是研究开发人智慧的结晶，也是对投资开发人的一种回报，通常具有较大的商业价值，是合同各方当事人关注的焦点，更是充斥着较多的利益纷争。本文旨在厘清技术开发合同中关于知识产权的利益分配规则。

根据合同法相关规定，确定技术成果的归属及利益分配主要遵循以下两个原则：

一是意思自治原则，当事人对相关权利的行使有约定的，从约定；

知识产权从性质上来讲属于私权，首先要体现当事人的意思自治原则，即当事人在不违反法律强制性规定的情况下，可以自由处分自己的权利。因此，在签订技术开发合同时，各方当事人可以自由约定知识产权的归属、使用权、转让权、以及利益分配的具体办法。对于技术成果利益分配的不同约定，将对各方当事人的权利义务，例如对研究开发的费用或者报酬及研发成果的应用，产生较为重大的影响。因此，当事人在合同订立之初就对即将产生的技术成果的利益分配规则做好明确约定，是非常重要和必要的。

具体来讲，如果是委托开发合同，由于委托人付出了全部的研究开发费用，如果其愿意给予研究开发人足够丰厚的报酬的话，则可以约定技术成果的知识产权归委托人所有；如果是合作开发合同，由于是当事人各方共同投资、共同参与研究开发活动，共同承担研究开发风险，通常约定为各方共享研究开发成果，当然也可以通过平衡其他方面的权利义务，来约定产生的技术成果仅归其中的一方当事人所有。我国《计算机软件保护条例》对于合作开发或者委托开发的计算机软件也有类似的规定。

二是无约定的，对技术成果的分配需遵循公平分享原则；

在没有约定的情况下，法定的处理知识产权利益分配的原则是，要公平分享技术成果的各种权利。公平原则是处理合同各方当事人冲突矛盾、平衡其利益的不二法则，主要体现在如下几个方面：

1、如何保护技术成果有分歧，怎么办？

对于一项新的技术方案，例如，可以通过申请发明或者实用新型专利的方式来保护，也可以采取保密措施，作为企业的商业秘密进行保护。这两种保护方式各有利弊，专利保护方式优点在于其保护范围便于认定，我国法院处理专利侵权案件的判定方法较为统一，缺点在于申请会导致技术方案的公开，获得授权有风险，且保护期限有限；商业秘密则是企业自力保护的一种方式，权利范围的界限不清楚，且如果企业自身的保密制度有疏漏的话，则很容易会导致该商业秘密得不到法律的保护。因此，合同各方当事人出于各自利益的考量，在以何种方式保护技术成果这一问题上经常出现不同意见。

针对该问题，我国合同法规定：合作开发合同中，当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利；然而，我国法律并未对委托开发合同中的类似情况做出明确规定。

笔者推测，这是因为，合作开发完成的发明创造，当事人没有约定的，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有；如果一方当事人不同意申请专利，另一方其他各方也不得申请专利，只能作为企业的技术秘密予以保护；如果各方当事人在是否申请专利问题上存在分歧的情况下，其中一方申请专利则会导致技术成果的公开，进而会侵害其他方的技术秘密权利。而委托开发完成的发明创造，当事人没有约定的，申请专利的权利属于研究开发人。换言之，如果委托开发人不能在其与研究开发人的谈判中争取到技术成果的权属、且又不同意研究开发人申请专利的情况下，研究开发人仍有权对自己做出的符合专利法授权条件的技术方案提交专利申请。

综上，笔者认为，在没有约定的前提下，技术开发合同的当事人各方就技术成果的保护方式有分歧的处理方式为：

合作开发中商业秘密保护优先，专利保护其次，只有在各方当事人均同意提交专利申请的情况下才适用专利保护方式；如果一方当事人在对方不同意申请专利的情况下提交专利申请，则其可以通过违约义务追责；

委托开发中，专利保护优先，商业秘密保护其次，只有研究开发人均同意不选择以专利保护方式的情况下，才适用商业秘密保护方式；否则研究开发人有权自行申请专利。

2、专利权保护的利益平衡

当事人对于技术成果行使申请专利权的，我国相关法律从方便权利的行使以及平衡当事人利益的角度出发，做出了如下较为明确的规定：

（1）委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的，申请专利的权利属于研究开发人；

（2）委托开发合同中，研究开发人就其完成的发明创造取得专利权的，委托人可以免费实施该专利；

（3）合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有；

（4）合作开发合同中，当事人声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请；

（5）合作开发合同中，申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利；

（6）委托开发或者合作开发人转让专利申请权的，委托人或者其他共同开发人有以同等条件优先受让的权利。

3、技术秘密保护的利益平衡

对于技术开发合同中技术秘密成果的归属和分享，我国合同法第341条规定：当事人可以自由约定委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配方法。没有约定或者约定不明的，依照本法第61条的规定予以明确（合同法61条是关于补充协议以及合同有关条款或者交易习惯），仍不能确定的，当事人均有使用和转让的权利。

需要注意的是，此处的“使用”是指自行使用或者以普通许可的方式许可他人使用。换言之，当事人可以不经过对方同意自己使用该技术秘密成果，或者以普通使用许可的方式许可他人使用技术秘密，并独占由此所获的利益。但是，如果当事人想以独占或者排他许可的方式许可他人使用技术秘密的，需要征得对方当事人的同意或者追认；未经对方当事人同意或者追认的，应当认定该独占许可或者排他许可行为无效。

此处的“转让”是指需要征得对方同意或者追认下的转让。换言之，当事人一方将技术秘密成果的转让权让与他人，未经对方当事人同意或者追认的，应当认定该让与行为无效。另外，对于“转让”的时机，考虑到技术秘密成果的特殊性及其公平原则，委托开发的研究开发人不在向委托人交付研究开发成果之前，其不得将研究开发成果转让给第三人。

作者： 戈晓美